馳名商標認定若干問題撰文：譚偉平 方青松 （廣東天倫律師事務所）前言：馳名商標屬于企業(yè)的一種無形資產(chǎn)，蘊含著巨大的經(jīng)濟價值和市場潛力，對消費者具有很強的吸引力。在市場經(jīng)濟體制日益完善和市場競爭日趨激烈

馳名商標認定若干問題

撰文：譚偉平 方青松 （廣東天倫律師事務所）

前言：馳名商標屬于企業(yè)的一種無形資產(chǎn)，蘊含著巨大的經(jīng)濟價值和市場潛力，對消費者具有很強的吸引力。在市場經(jīng)濟體制日益完善和市場競爭日趨激烈的今天，爭創(chuàng)馳名商標已為企業(yè)所共識。

一、馳名商標的界定

《馳名商標認定和保護規(guī)定》第二條規(guī)定：馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標。相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產(chǎn)前述商品或者提供服務的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。

二、馳名商標享有的特殊保護

（一）未注冊的馳名商標可以對抗他人的在后注冊商標

對在類似商品（服務）上有復制、摹仿或者翻譯未注冊馳名商標，容易造成混淆的標志，不予注冊并禁止；已經(jīng)注冊的，依法予以撤銷。

（二）已注冊的馳名商標可以享受跨類保護

對在不相同或者非類似商品(服務) 上復制、摹仿或者翻譯已注冊馳名商標的標志，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用；已經(jīng)注冊的，依法予以

撤銷。

（三）馳名商標與企業(yè)名稱發(fā)生沖突時，該商標可以得到特別保護

馳名商標權利人認為他人將其馳名商標作為企業(yè)名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業(yè)名稱登記機關申請撤銷該企業(yè)的名稱登記。

（四）馳名商標與域名發(fā)生沖突時，該商標可以得到特別保護。

2001年最高人民法院發(fā)布的《關于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，人民法院審理域名糾紛案件，對被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的復制、模仿、翻譯或音譯的，對以商業(yè)為目的將他人馳名商標惡意注冊的行為，應當適用相應的法律規(guī)定；構成不正當競爭的，可以適用《民法通則》第4條、《反不正當競爭法》第2條第1款的規(guī)定。

（五）馳名商標在行政和司法程序中可以享受特殊便利

馳名商標不僅是各級地方工商部門的保護重點，從而為權利人節(jié)約商標保護成本，而且在商標案件中，如果權利人可以提供該商標曾被認定為馳名商標的記錄，且要求保護的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件事實基本相同，而對方當事人無異議或雖有異議但提不出否定該商標馳名的證據(jù)材料，那么工商部門或人民法院可以依據(jù)該記錄不再審查，從而減輕權利人的舉證負擔，使馳名商標得到及時和有效的保護。

三、我國馳名商標認定制度的發(fā)展

馳名商標保護法律制度正式確立于《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》（下稱《巴黎公約》），但《巴黎公約》并未明確規(guī)定馳名商標的認定機構，而是將它交由各國自主決定。我國對于馳名商標的認定大體上經(jīng)過了三個階段：

（一）群眾評選時期

1990年國家工商行政管理局出臺《關于大力加強企業(yè)商標工作的通知》，該文件未把馳名商標的認定權劃屬任何國家職能部門，僅使用了個模糊的概念“公認”，經(jīng)由諸如民間投票、消費者評議等方式進行認定。代表性事件就是1990 年10 月，由《法制日報》、中央電視臺和《中國消費者報》等三家新聞單位主辦的“首屆中國馳名商標（部分商品）消費者評選活動”，以此作為國家商標局認定馳名商標的依據(jù)。

（二）行政認定階段

從1993年《商標法》第一次修改開始，采取“事先認定、主動認定、批量認定”的原則，也就是在未發(fā)生商標權爭議的情況下，由行政機關根據(jù)商標權人的申請和商標行政管理的需要進行認定，并予以集中公布，以此作為商標保護和處理糾紛的依據(jù)。

（三）行政、司法認定結合制階段。

最高人民法院分別于2001 年7月和2002 年10 月公布實施的《最高人民法院關于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院關于審理商標民事

糾紛案件使用法律若干問題的解釋》，以司法解釋的形式確立了人民法院對馳名商標的認定權。國家工商行政管理總局也于2003 年4 月17 日根據(jù)《商標法》及其實施細則頒布了新的《馳名商標認定和保護規(guī)定》，在新規(guī)定中刪除了原來只有國家商標局才是認定馳名商標惟一機關的內(nèi)容，并對馳名商標的概念、認定程序做了詳盡的規(guī)定。至此，初步形成了我國以行政認定為主，司法認定作為有效補充的馳名商標認定制度，并確立了“主動申請、個案認定、司法終局、被動保護”的馳名商標認定的基本原則

四、司法認定與行政認定的區(qū)別

（一）認定機關

1996年8月出臺的《馳名商標暫行規(guī)定》中規(guī)定，國家工商行政管理局商標局負責馳名商標的認定和管理工作。2002年出臺的《商標法實施條例》有所改變，其第五條規(guī)定，在商標注冊、商標評審過程中產(chǎn)生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標。

《最高人民法院關于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定，人民法院在審理相關案件中可以對涉及的注冊商標是否馳名依法作出認定。

（二）認定范圍的不同規(guī)定

根據(jù)《馳名商標認定和保護規(guī)定》，商標局或商標評審委員會既可以對被申請的注冊商標又可以對被申請的未注冊商標是否馳名進行認定。而根據(jù)《審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條以及《審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，僅僅及于注冊的馳名商標，對于對未注冊商標人民法院能否作出馳名認定還缺乏相應法律規(guī)定。

2006年4月，內(nèi)蒙古呼和浩特中級人民法院對蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司訴董建軍、白雪公主乳業(yè)有限公司商標侵權和不正當競爭糾紛一案做出判決，并對蒙牛集團乳飲料上的“酸酸乳”未注冊商標進行了司法認定，認定其為馳名商標，由此，蒙牛集團“酸酸乳”商標成為我國第一件司法認定的未注冊馳名商標。該案對未注冊商標的司法認定確屬開創(chuàng)先例

（三）適用情形

具體來說，行政認定的申請情形一般包括：當事人認為他人經(jīng)初步審定并公告的商標違反商標法第十三條規(guī)定的；當事人認為他人已經(jīng)注冊的商標違反商標法第十三條規(guī)定的；當事人認為他人使用的商標屬于商標法第十三條規(guī)定的情形的等等。而法院受理認定申請的情形僅限于域名和商標糾紛中。

（四）認定期限

通過行政程序認定馳名商標需要6個月零6周（市級工商行

政管理部門受理后到報送省級工商行政管理部門的15個工作日，省級工商行政管理部門接卷到報送商標局的15個工作日，商標局受卷到作出行政裁定的6個月時限），較之單一通過商標侵權糾紛提起民事訴訟程序認定馳名商標的6個月訴訟時限長出了6周。在實際操作中，通過商標異議和爭議案件提起的行政認定，如果對方當事人有異議，提起行政訴訟，還需要更長的時間。顯而易見，司法認定更為及時，而且根據(jù)《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據(jù)適用法律問題的解釋》，馳名商標權利人無疑能更早地維護自己的權益，而行政認定此時卻是無法作為的。

（五）認定效力

司法認定與行政認定最根本的不同在于司法認定的終局性和被動性。根據(jù)《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》的規(guī)定，法院有權對于國家商標局的具體行政行為，商標評審委員會做出的復審決定或者裁定的案件進行審查，上述機關對馳名商標的認定自然也包括在內(nèi)。因此，行政機關認定的馳名商標可能會被法院依據(jù)行政訴訟程序撤銷。

另一方面，假如商標被工商機關認定為馳名商標，該行政行為對于其后發(fā)生的因域名、商標侵權引發(fā)的訴訟并不具有必然的拘束力，法院可能因為對方當事人提出異議而對馳名商標重新進行審查，并根據(jù)情況來確定爭議商標是否構成馳名商標。

從馳名商標認定的終局效力來看，毫無疑問，司法認定效力

高于行政認定效力。

（六）風險

根據(jù)《馳名商標認定和保護規(guī)定》第9條規(guī)定，商標權人還得經(jīng)過1年的時間才能就同一商標以相同事由提起認定請求，如果當事人在前一次認定中的失敗緣由在于舉證方面的疏忽，那么當事人在這1年內(nèi)欲以同一事由針對非同一的侵權主體提請行政認定就不可能。

在司法認定中就完全不同，法院在受理案件時雖然也要進行必要的審查，但由于司法認定中當事人不能將認定商標馳名列為一項訴訟請求，只能作為其主張的一個事實由法院確認，很明顯在這種情況下法院是沒有任何根據(jù)而做出駁回起訴的裁定的。因此，即便在案件中沒有被認定為馳名商標，但當事人再次在其他案件中提請司法認定不受期限的限制。

五、司法認定注意的問題

（一）申請認定馳名商標不構成獨立的訴訟請求

人民法院認定馳名商標，是作為審理案件需要查明的事實來看待的，當事人只能在計算機網(wǎng)絡域名糾紛或者商標侵權糾紛中作為主張的一個事實由法院確認，不能將認定商標馳名列為一項訴訟請求。

（二）司法認定啟動條件

法院認定商標馳名與否的出發(fā)點在于突破普通商標權的保

護范圍，因此只有在依賴普通商標權的規(guī)定不能制止侵權行為時，才存在由法院認定商標馳名與否的必要。具體指：

1、需要對未注冊卻馳名在先的商標予以保護的情形

賦予未注冊馳名商標以注冊商標的權利，彌補注冊在先或使用在先原則可能造成的明顯不公平的后果，但不能實現(xiàn)與已注冊的馳名商標一樣的跨類保護。

2、需要對注冊商標跨類保護的情形

根據(jù)《TRIPS 協(xié)議》和《商標法》的規(guī)定，只有馳名商標能夠在跨種類的商品或者服務上獲得保護。因此，認定域名與商標之間，或者不同種類的商品或服務之間構成商標侵權或者構成不正當競爭的前提是認定爭議商標是馳名商標。

3、涉及域名的侵權糾紛中需要認定的情形

我國一些知名企業(yè)的字號、馳名商標等陸續(xù)被他人注冊為域名，如長虹、同仁堂、全聚德、紅塔山等。特別是近年來，隨著我國馳名商標的不斷增多，圍繞馳名商標惡意搶注域名的不正當行為不斷出現(xiàn)。瑞士的勞力士鐘表有限公司訴北京國網(wǎng)信息有限責任公司計算機網(wǎng)絡域名糾紛案是此類案件的典型代表。

4、不正當競爭，或者侵權行為確實存在

如果被告注冊使用域名或者商標的行為實質上并不構成對商標權人的侵害，則商標權人的訴訟請求不會得到法院的支持，因此，作為案件事實之一的馳名商標認定也就無從談起。

（三）法院認定馳名商標的標準

根據(jù)商標法第14 條所規(guī)定的包括公眾對商標的知曉程度、商標使用的持續(xù)時間等規(guī)定，以及參照《馳名商標認定和保護規(guī)定》第3 條的規(guī)定，結合一般實踐，法院認定馳名商標的標準主要包括：

1、相關公眾對該商標的知曉程度；

2、該商標持續(xù)使用的時間和地域范圍及使用該商標的商品涉及的區(qū)域；

3、該商標的廣告投入及廣告宣傳的持續(xù)時間、等級、范圍；

4、該商標作為馳名商標受保護的歷史；

5、其它馳名的因素。