西南政法大學(xué) 法律碩士學(xué)院期末論文課 程： 知識產(chǎn)權(quán)法 題 目：論商標(biāo)權(quán)與域名的權(quán)利沖突問題 班 級： 2009級四班

西南政法大學(xué) 法律碩士學(xué)院期末論文

課 程： 知識產(chǎn)權(quán)法 題 目：論商標(biāo)權(quán)與域名的權(quán)利沖突問題 班 級： 2009級四班 姓 名： 魏振華 學(xué) 號：

2011年4月10日

寶潔公司訴上海晨鉉智能科技公司搶注域名不正當(dāng)競爭行為案評

—論商標(biāo)權(quán)與域名權(quán)的權(quán)利沖突

魏振華 (20090301801085) 法律碩士學(xué)院 09級4班

摘 要：本文主要介紹了域名的含義和法律性質(zhì)，解釋了域名權(quán)與商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生沖突的形式和原因，最后為了減少兩者的沖突，對域名的注冊政策、以及與相關(guān)管理部門的協(xié)調(diào)等方面提出了幾點建議。對于解決產(chǎn)生的沖突，可以有司法和非司法的途徑。

關(guān)鍵詞：域名；商標(biāo)；知識產(chǎn)權(quán)；權(quán)利沖突

一、域名權(quán)與商標(biāo)權(quán)沖突的形式

1、域名注冊在先。是指域名所有人注冊域名之后，商標(biāo)注冊人才對該域名具有標(biāo)識性部分申請注冊商標(biāo)并取得商標(biāo)權(quán)，此時，商標(biāo)專用權(quán)是不能延及到該域名的，因為域名是全球性的，無所謂地域性，商標(biāo)則有嚴(yán)格的地域性，而且，域名注冊在先，受法律保護(hù)。

2、注冊的域名中含有他人注冊商標(biāo)的名稱。域名與商標(biāo)一樣，都有重要的識別價值，只是域名識別性的基礎(chǔ)是網(wǎng)絡(luò)空間。網(wǎng)絡(luò)用戶為拓展因特網(wǎng)業(yè)務(wù)，往往要在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)建主頁，宣傳企業(yè)形象。而網(wǎng)絡(luò)用戶一般愿意選擇與其商標(biāo)名稱相同的文字作為注冊和使用的域名，把商標(biāo)上已建立的商業(yè)信譽(yù)拓展到網(wǎng)絡(luò)空間。如果域名注冊人所注冊域名的可識別部分與他人注冊商標(biāo)的名稱相同或近似，域名所有人與商標(biāo)權(quán)人就會發(fā)生爭議。根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定，商標(biāo)專用權(quán)不能當(dāng)然及于網(wǎng)絡(luò)空間，域名中包含他人的注冊商標(biāo)并不會當(dāng)然侵犯他人的商標(biāo)權(quán)。但如果該域名使用不當(dāng)，如域名所有人在以其域名為識別標(biāo)志的網(wǎng)站上向消費者提供的商品和服務(wù)，與商標(biāo)權(quán)人向消費者提供的商品或服務(wù)相同或類似，足以造成普通消費者對域名所有人與商標(biāo)權(quán)人之間的誤認(rèn)或誤解，則域名與商標(biāo)的權(quán)利沖突不可避免。在這樣的情況下，主要適用保護(hù)公平競爭原則和保護(hù)在先權(quán)利原則。

3、惡意搶注域名。是指網(wǎng)絡(luò)用戶明知自己申請注冊的域名的識別成分與他人的注冊商標(biāo)名稱相同，仍然予以注冊的行為。[1]通常有兩種情況：一是只搶注

域名而不使用，想通過轉(zhuǎn)讓來牟利，如美國麥當(dāng)勞公司的域名曾被他人惡意搶注，而后公司花了800萬美元才得以購回; 二是搶注域名后使用它從事不正當(dāng)競爭活動，如妨礙他人以屬于自己的商號、商標(biāo)等進(jìn)行注冊和開展網(wǎng)上活動。認(rèn)定惡意搶注可以從幾個方面考慮：其一，域名與請求人的商標(biāo)相同或混淆性相似; 其二是域名擁有人對域名沒有權(quán)利或合法利益; 其三，域名是被惡意注冊和使用的。

[2]這里的惡意可以從以下幾方面判斷：搶注行為是否具有牟利性質(zhì)，實踐中一些搶注者搶注他人知名注冊商標(biāo)后索以高價轉(zhuǎn)讓，其謀取不正當(dāng)利益的意圖一目了然; 被搶注的商標(biāo)的知名度如何，若是搶注馳名商標(biāo)，就不能排除域名注冊人有利用他人馳名商標(biāo)謀取非法利益的意圖。[3]當(dāng)然在搶注域名中也存在著“善意行為”，即由域名命名中以外因素造成的如巧合、雷同等。

4、同一域名的標(biāo)識部分存在多個注冊商標(biāo)所有人。商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限，在一般情況下商標(biāo)權(quán)人不能排斥在不相同也不類似的商品上使用相同或近似的商標(biāo)?，F(xiàn)實中，在不同也不類似的商品或服務(wù)上有相同或近似的商標(biāo)的現(xiàn)象比較多。[4]域名如以他人商標(biāo)標(biāo)識性文字注冊，就可能導(dǎo)致多個商標(biāo)權(quán)人為同一域名的歸屬性發(fā)生爭議。解決這類爭議，應(yīng)堅持保護(hù)在先注冊域名的原則來處理。

二、本案中將他人商標(biāo)注冊為域名使用行為的判定

對此問題有兩種觀點。第一種觀點認(rèn)為，我國《反不正當(dāng)競爭法》沒有規(guī)定將他人商標(biāo)注冊為域名使用的行為是不正當(dāng)競爭行為，因此將他人商標(biāo)注冊為域名使用不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

第二種觀點認(rèn)為，不正當(dāng)競爭行為千變?nèi)f化，新的不正當(dāng)競爭行為層出不窮，《反不正當(dāng)競爭法》不可能窮盡所有的不正當(dāng)競爭行為的具體表現(xiàn)形式，不能因為反不正當(dāng)競爭法沒有明文規(guī)定某一行為是不正當(dāng)競爭行為，就認(rèn)為此種行為不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。對不正當(dāng)競爭行為的具體表現(xiàn)形式不實行法定主義是世界各國反不正當(dāng)競爭法的立法通例。同時，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第十條之二（2）規(guī)定，“凡在工商業(yè)事務(wù)中違反誠實的習(xí)慣做法的競爭行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭的行為”；《中華人民共和國民法通則》第四條規(guī)定，“民事活動應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則”；《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條第一款規(guī)定，“經(jīng)營者在市場交易中，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德”。如果域名的注

冊使用人違反這些規(guī)定，將他人商標(biāo)注冊為域名使用即構(gòu)成對商標(biāo)專用權(quán)人的不正當(dāng)競爭。因此，根據(jù)以上法律規(guī)定的精神，在判定將他人商標(biāo)注冊為域名使用是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭時，應(yīng)當(dāng)同時考慮以下因素，只有同時具備以下四個條件，才構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

（一）系爭域名的注冊使用人具有過錯?！督y(tǒng)一域名爭議解決政策》列舉了“過錯”的表現(xiàn)形式，可以作為參考。該政策第4條b 項規(guī)定，域名的注冊和使用具有惡意的證據(jù)如下，但又不限于以下情形：1。注冊或取得域名的目的主要是為了出售、出租或以別的方式轉(zhuǎn)讓給作為申訴人的商標(biāo)權(quán)人或者申訴人的競爭對手，以獲得超過其取得域名所付出的成本的利益；2。域名注冊的目的是阻上商標(biāo)權(quán)人用相應(yīng)的域名來體現(xiàn)其標(biāo)識3。注冊域名的目的主要是阻止競爭對手的經(jīng)營；4。域名持有人為盈利而使用域名，意圖吸引網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)入其網(wǎng)站或其他在線地址，采用了造成申訴人的商標(biāo)與其網(wǎng)站或網(wǎng)址之間或與該網(wǎng)站或網(wǎng)址提供的產(chǎn)品或服務(wù)之間在來源、贊助人、附屬關(guān)系。認(rèn)可關(guān)系上可能混淆的手段。此外，如果將他人的馳名商標(biāo)或馳名商標(biāo)的主要部分注冊為域名使用，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定域名注冊使用人具有過錯。

（二）系爭域名的注冊使用造成了商標(biāo)權(quán)人的損害。這種損害主要表現(xiàn)為系爭域名與商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)相同或混淆性相似，足以造成公眾對域名注冊使用人與商標(biāo)權(quán)人的關(guān)系或?qū)Χ咛峁┑纳唐?、服?wù)產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。

（三）域名注冊使用行為與商標(biāo)權(quán)人的損害結(jié)果有因果關(guān)系。即系爭域名的注冊使用行為是導(dǎo)致公眾對域名注冊使用人與商標(biāo)權(quán)人的關(guān)系或?qū)Χ咛峁┑纳唐?、服?wù)產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的原因。

（四）系爭域名的注冊使用人對該域名標(biāo)志不享有正當(dāng)權(quán)利或利益?！督y(tǒng)一域名爭議解決政策》列舉了域名注冊使用人對該域名享有權(quán)利或正當(dāng)利益的幾種情況。該政策第4條C 項規(guī)定，有下列情形之一，但又不限于下列情形，即證明域名持有人對域名享有權(quán)利或正當(dāng)利益：l 。域名持有人在收到任何與本域名有關(guān)的糾紛的通知前，在提供商品或服務(wù)時善意使用或能夠證明準(zhǔn)備善意使用域名或與域名有關(guān)的名稱；2。域名持有人已因域名而知名，即使其還未取得商標(biāo)權(quán)；

3。域名持有人合理地非商業(yè)性使用或正當(dāng)使用域名，并且不以盈利為目的誤導(dǎo)消費者或淡化商標(biāo)。如果域名注冊使用人對其域名享有正當(dāng)權(quán)利或利益的，則該

域名注冊使用人就不構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)人的不正當(dāng)競爭。

法院采納了第二種觀點。法院經(jīng)審理認(rèn)為，晨鉉公司注冊家爭域名在主觀上具有明顯過錯，在客觀上足以造成公眾對雙方當(dāng)事人關(guān)系的誤認(rèn)，晨鉉公司在注冊系爭域名前對“safeguard”本身不享有正當(dāng)?shù)臋?quán)利或合法利益，因此晨鉉公司的域名注冊行為構(gòu)成對寶潔公司的不正當(dāng)競爭。

三、域名權(quán)與商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生沖突的原因：

1、域名主體的唯一性與商標(biāo)主體多元性之間的矛盾。由于技術(shù)上的限制，在全球范圍內(nèi)，域名是絕對唯一的，一個域名不可能由多個所有人同時各自享有，而商標(biāo)不必如此，除馳名商標(biāo)外，商標(biāo)在不同類別的商品、服務(wù)上可以是相同的，又由于商標(biāo)只在核準(zhǔn)國內(nèi)有效力，只要兩國未加入相同的商標(biāo)國際條約或雙邊國際條約，則同一商標(biāo)可同時并存于兩國的同種類商品服務(wù)上，正是由于這矛盾，擁有相同商標(biāo)的主體不能同時各自擁有以該商標(biāo)命名的同一域名，引起了商標(biāo)和域名的沖突。常見的糾紛就是因特網(wǎng)用戶使用的域名正好是另一公司的注冊商標(biāo)，甚者，同一商標(biāo)的兩個合法擁有者都想以他們的商標(biāo)做域名。

2、開放型注冊原則的結(jié)果。域名的申請是實行“先申請，先注冊”的原則。域名注冊機(jī)構(gòu)僅對域名注冊申請人申請材料進(jìn)行真實性審查，而不負(fù)責(zé)對域名是否侵犯他人在先商標(biāo)專用權(quán)益進(jìn)行實質(zhì)審查，由此，域名注冊服務(wù)僅提供的是技術(shù)服務(wù)。如我國《互聯(lián)網(wǎng)域名注冊暫行管理辦法》23條規(guī)定“各級域名管理單位不負(fù)責(zé)向國家工商行政管理部門及商標(biāo)管理部門查詢用戶域名是否與注冊商標(biāo)或企業(yè)名稱相沖突，是否侵害了第三者的利益。任何因這類沖突引起的糾紛，由申請人自己負(fù)責(zé)并承擔(dān)法律責(zé)任”，這樣的規(guī)定雖然為了適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，但也產(chǎn)生了弊端，因為這樣的規(guī)定也就意味著搶注人可以不受任何阻礙實施搶注行為，即無法有效地提前預(yù)防域名權(quán)和商標(biāo)權(quán)沖突的發(fā)生。

3、商業(yè)利益的影響。域名本沒有任何商業(yè)價值，但隨著電子商務(wù)的發(fā)展，其商業(yè)價值日益顯現(xiàn)，它已經(jīng)成為企業(yè)商品、服務(wù)的電子商標(biāo)，是知識產(chǎn)權(quán)的客體，代表了商譽(yù)，可以創(chuàng)造巨大利益的無形資產(chǎn)。與商標(biāo)不同的是一個用于虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界，一個用于真實的現(xiàn)實生活。然而，現(xiàn)有的商標(biāo)商號是有限的，而域名不能重復(fù)，必然是有限的商標(biāo)域名的供給與無限的域名需求發(fā)生矛盾，有些人

就以搶注來強(qiáng)占那些熱門的域名資源，而后賣給商標(biāo)權(quán)人。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，商業(yè)利益的驅(qū)動，此類糾紛會有所增加。

4、法律體制不完善。我國現(xiàn)有的法律對域名與商標(biāo)的糾紛問題還沒有明文規(guī)定，這使得對于域名的性質(zhì)、域名與商標(biāo)的關(guān)系存在很多模糊的認(rèn)識和分歧由于沒有具體的操作方法、沒有明確的責(zé)任承擔(dān)方式、規(guī)則，也就無法形成法律的威懾作用并建立行之有效的預(yù)防機(jī)制。雖然我國也頒布了一些相關(guān)方面的法律法規(guī)，但總的來說數(shù)量比較少，而且面對急速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)世界，所制訂的法律法規(guī)又顯得相形見絀了。2001年最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》是目前唯一涉及域名糾紛的法律文件，相對快速發(fā)展的信息產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，仍然缺乏力度。法律的不健全也是域名與商標(biāo)糾紛產(chǎn)生并增加的原因之一。

四、沖突的預(yù)防機(jī)制及解決辦法

法律對于沖突的救濟(jì)有兩種，一是事前的預(yù)防，一是事后的補(bǔ)救。事前的預(yù)防對于雙方的損失都有好處，那么怎么建立相關(guān)制度來預(yù)防域名和商標(biāo)之間的沖突，是下文所要討論的：

1、域名的注冊政策

上文已經(jīng)提及，現(xiàn)在的域名注冊是開放式的，而域名糾紛能否被預(yù)防，筆者以為與注冊政策有莫大的關(guān)系。域名注冊政策分為開放型、半限制型和限制型。開放型不對申請域名注冊者做資格限制，不對申請注冊的域名進(jìn)行權(quán)利審查，注冊組織以“先申請”作為受理的原則; 半限制型對本國人不加限制，但要求非本國的域名注冊申請人提供證據(jù)，證明其對選擇的域名擁有權(quán)利。限制型實行嚴(yán)格的限制政策，僅允許本國人就其擁有的權(quán)利的名稱注冊域名，并做嚴(yán)格審查。[5]開放型的注冊政策是目前國際上普遍采用的注冊政策，但是這種注冊政策本身不利于預(yù)防域名糾紛，而從國際上的通行做法是通過域名注冊的格式合同來規(guī)制域名申請人的責(zé)任。

2、加強(qiáng)域名注冊管理單位與國家商標(biāo)管理部門的合作

一方面，對馳名商標(biāo)、商號對應(yīng)的域名進(jìn)行一定期限的預(yù)保留，另一方面通過國家商標(biāo)局對注冊商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行法律宣傳，或者在權(quán)利人獲得商標(biāo)權(quán)時告知權(quán)利人，他可以以商標(biāo)的相關(guān)字母、數(shù)字等向有關(guān)機(jī)關(guān)申請域名，以開展網(wǎng)上經(jīng)

營活動，這么做最主要的目的是讓商標(biāo)權(quán)人及時行使自己的權(quán)利。有時權(quán)利人可以通過訴訟程序，奪回自己的域名，但是花費大量的人力和物力，造成了浪費，所以通過事先的協(xié)調(diào)措施必不可少。

3、建立域名注冊管理單位的注冊檢索制度

現(xiàn)行的域名注冊申請比較寬松，域名注冊管理單位不負(fù)責(zé)向國家工商局的商標(biāo)管理部門查詢用戶域名是否與注冊商標(biāo)相沖突，這導(dǎo)致糾紛的頻繁產(chǎn)生。[6]筆者以為域名注冊管理單位應(yīng)作出相關(guān)的審查，通過檢索來排除不應(yīng)該被允許注冊的域名的注冊申請。

4、域名的終身制應(yīng)該廢除

根據(jù)《中國互連網(wǎng)域名管理辦法》及其細(xì)則，只要域名一經(jīng)注冊成功，只要注冊人自己不放棄或域名沒有被撤消，該域名將一直有效。這樣的規(guī)則將導(dǎo)致域名的囤積現(xiàn)象。[7]如果實行續(xù)展制則可以減少搶注的發(fā)生。

上文主要論述的是預(yù)防機(jī)制，但是糾紛不可能沒有，糾紛出現(xiàn)后，如何解決沖突，在域名和商標(biāo)的利益衡量中也是相當(dāng)重要。

1、非司法途徑：主要是指由《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名管理辦法》《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭議解決辦法》等一系列相關(guān)法規(guī)所規(guī)定的解決糾紛的機(jī)制，這些法規(guī)對非司法解決域名糾紛的程序和相關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置等要求作出了一定規(guī)定：在域名解決中心接到投訴人投訴后，如果投訴書不符合解決辦法和程序規(guī)則有關(guān)形式要求，投訴人應(yīng)該在中心有關(guān)修改通知送達(dá)日起五日內(nèi)對投訴書修改，投訴書符合要求的情況下中心將在收到投訴人根據(jù)程序規(guī)則繳納的程序費用后3個工作日內(nèi)將投訴書副本送達(dá)被投訴人，被投訴人應(yīng)在投訴書副本送達(dá)日20個工作日內(nèi)提交答辯書。投訴人和被投訴人應(yīng)在其投訴書和答辯書中選定由一人獨任專家或三人合議專家組審理案件。[8]域名爭議解決中心應(yīng)根據(jù)程序及時成立專家組。專家組在成立日起14日內(nèi)作出裁決，中心應(yīng)在收到裁決書后3個工作日內(nèi)將裁決書送達(dá)雙方當(dāng)事人及相應(yīng)的域名注冊管理機(jī)構(gòu)和域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)同時還規(guī)定了相關(guān)的執(zhí)行程序。

2、司法途徑：在提倡多種方法解決糾紛的基礎(chǔ)上，司法程序還是不可避免的。法院在審理這類糾紛中，認(rèn)為某域名應(yīng)當(dāng)由哪方使用，可以決定由該方使用，在一定條件下，域名轉(zhuǎn)讓可予承認(rèn)。對于責(zé)任形式有研究者認(rèn)為我國信息產(chǎn)業(yè)和

電子商務(wù)正處于發(fā)展階段，網(wǎng)上交易的數(shù)量和標(biāo)的金額都不大，對于侵權(quán)的應(yīng)當(dāng)主要為停止使用、撤銷等停止侵權(quán)的責(zé)任形式。對于賠償?shù)呢?zé)任形式，特別是巨額賠償應(yīng)當(dāng)慎用。

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[8]殷觀新、張穎、胡靜編著：《電子商務(wù)法律熱點》，廣東科技出版社，2001年1月。