有關馳名商標域名糾紛問題探析任英菊*上傳時間:2001-6-21摘 要：有關與馳名商標的域名糾紛問題可以說是我國司法實踐中又一新的熱點問題。本文主要包括：一是簡要介紹和評論美國馳名商標法反淡化理論和

有關馳名商標域名糾紛問題探析

任英菊*

上傳時間:2001-6-21

摘 要：有關與馳名商標的域名糾紛問題可以說是我國司法實踐中又一新的熱點問題。本文主要包括：一是簡要介紹和評論美國馳名商標法反淡化理論和有關案例，二是對在北京審理的宜家和汰漬兩個案件的一審判決提出了自己的看法，旨在對完善我國有關與馳名商標的糾紛解決機制進行探討。

關鍵詞：搶注類域名糾紛 盜用類域名糾紛 滑稽模仿 非商業(yè)性言論 合理使用 IKEA TIDE

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，域名因其唯一性，不斷地向商業(yè)化邁進。正如Joshua Quitter 所說：“域名象是你的郵政地址，象是你的榮譽勛章，象是公告牌，這些都統(tǒng)統(tǒng)被卷成了一個香噴噴的數(shù)字的玉米的餅。從商業(yè)角度來看，誰都想咬一口?！?[1]其主要因素是網(wǎng)絡經(jīng)濟（眼球經(jīng)濟或注意力經(jīng)濟）的一條基本原理：點擊率與利潤率成正比。這正是電子商務企業(yè)千方百計提高自己域名知名度的重要原因。 [2]對傳統(tǒng)企業(yè)來說，獲得網(wǎng)民的青睞的一種最簡便、有效的辦法就是在頂級域名（TLD ）.com 下以自己已擁有的商標或商號作為二級域名。而對公眾來講，上網(wǎng)尋找所需商品或服務的最簡便的途徑就是在鍵盤上直接輸入“商標或商號 .com”。但是由于商標權的多重性（即相同或相似的商標或商號可在不同的商品、服務上同時存在）和域名的唯一性，使得域名與商標（商號）的之間糾紛越來越多。究其根源：一方面，兩者的沖突是由于域名系統(tǒng)的技術要求和知識產(chǎn)權的法律特征之間發(fā)生摩擦造成的；另一方面，由于域名注冊體制和知識產(chǎn)權保護制度之間缺乏有效的溝通，也使沖突進一步激化。 [3]圍繞域名的糾紛大致分為三類：一是搶注類域名糾紛：即“出于從他人商標（商業(yè)標志）中牟利的惡意注冊并出賣域名”的行為；二是盜用類域名糾紛：注冊并使用的域名與他人在先使用的商標、商號等商業(yè)標志相同或近似的情況。這時，商業(yè)標志權利人最擔心1、域名與商標、商號等商業(yè)標志相混淆，造成假冒；2、域名“淡化”了商標、商號等商業(yè)標志的知名度，減弱了商業(yè)標志的標識作用和原權利人之間的聯(lián)系，或者貶損了商業(yè)標志及其權利人的聲譽。三是權利沖突類域名糾紛。 [4]對于第一種類型的糾紛，通行的作法是商標權利人勝訴。對第二種類型的案例，就要根據(jù)具體情況來作判斷。有關于馳名商標的域名糾紛也大體上屬于這兩類，這也是本文的重點。第三種情況，解決的辦法有三：1、注冊在先；2、技術方法，例如，門戶網(wǎng)頁；3、否認聲明，即域名注冊人在自己的網(wǎng)頁上聲明自己的域名在某個國家或者某類商品或服務上使用，或者聲明自己的域名與別人的相同的商業(yè)標志無關。 [5]

一、有關馳名商標域名糾紛及解決機制淺析

中國有句古語：“木秀于林，風必摧之?！币蝰Y名商標本身所蘊含的巨大商業(yè)價值，使其比普通商標更易受損害。有關的域名糾紛已由完全相同的域名侵權發(fā)展到近似域名侵權的發(fā)展。

（一）搶注類域名糾紛（惡意搶注），即Cybersquatting ，注而不用，高價向原權利人出 1

售以權利人商標下域名，阻止權利人在以其商標為域名的網(wǎng)絡中進行網(wǎng)上交易。Panavision v. Toeppen 就是一例。在這個案子中，美國第九巡回法院判定Toeppen 將Panavision 公司的馳名商標Panavison 、Panaflex 注冊為域名，并意圖從中獲利，屬商業(yè)使用；此外，Toeppen 的行為降低了Panavision 的商標在網(wǎng)絡中的識別和區(qū)分服務、商品來源的能力，構成對Panavision 商標的淡化，違反了美國反商標淡化法。 [6]

（二）盜用類域名糾紛，即注冊并使用的域名與他人的馳名商標相混淆、相近似。在這種類型之下的域名糾紛更為復雜。

在1997年紐約地方法院審理了Planned Parenthood Federation of American，Inc. v. Bucci

[7]一案。原告1955年注冊了其服務商標“Planned Parenthood”，1975年有將其注冊為block service mark ，經(jīng)過50年的努力，“Planned Parenthood ”已成為馳名商標。原告擁有一個域名為“ppfa.org ”的網(wǎng)站，向網(wǎng)上沖浪者提供有關懷孕、墮胎等康復資源服務。被告Bucci 是反墮胎運動的積極分子。1996年Bucci 注冊了域名“planned parenthood.com”，并以此建立了網(wǎng)站。主頁上是一本名為“The Cost of Abortion”書的封面及作者的簡介和書評、傳記?！癟he Cost of Abortion ”是一本反對墮胎的書。此外，最先跳入網(wǎng)絡用戶眼簾的是內容為“welcome to the PLANNED PARENTHOOD HOME PAGE ”的標語。本案中，法官根據(jù)LanHam Act 認定Bucci 不但在推銷其服務中對原告的商標進行商業(yè)使用，而且導致網(wǎng)絡用戶的混淆、誤認。法官在判斷被告的行為是否造成網(wǎng)上用戶的混淆時，采用了第二巡回法院宣布的Polaroid 要素法。 [8]在判斷兩個標志間的相似程度時，法官認為，原告子公司擁有的域名“planned parenthood.org”和被告使用的“planned parenthood.com”極為相似。所不同的是頂級域名（TLD ）不同，但現(xiàn)在NSI 已經(jīng)允許非營利公司和營利公司、個人都可以在 .com 下注冊二級域名，所以兩個標志的相似程度增加了他們在網(wǎng)絡用戶中的混淆誤認的可能性。對于造成混淆的結論，筆者是持贊成態(tài)度，但對于把NSI 允許非營利公司在 .com 下注冊二級域名作增加混淆可能性的原因之一確實值得商榷。筆者認為，盡管商標和域名存在著區(qū)別，但網(wǎng)絡空間的出現(xiàn)和域名的注冊都不能否定傳統(tǒng)的商標理論，即對于馳名商標的保護不應該受到網(wǎng)絡頂級域名名稱（“.com ”“.net ”“.org ”“.edu ”）的限制。因為馳名商標的知名度，即使在不同的頂級域名下注冊，仍可能增加網(wǎng)上用戶的混淆可能性，認為其正訪問的網(wǎng)站是由商標權人贊助或支持，從而引起人們的興趣，增加了點擊率；另一方面，網(wǎng)絡空間的出現(xiàn)只是擴大了商標的適用范圍和商標權利人行使權利的空間。

這也讓人不禁想到“國際互聯(lián)網(wǎng)專門委員”曾經(jīng)建議在1998年開通七個新的最高域位建議（ .firm, .store, .web, .arts, .rec, .info），使原來沒有來得及注冊域名而被他人在先注冊的單位，如果不愿采取加“-”或“. ”的方式注冊，仍有機會在新的域位上注冊。這一建議當然還未被采納。筆者認為這對于馳名商標網(wǎng)上保護的意義不大。根據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》第六條之2和《知識產(chǎn)權協(xié)議》第16條第3項都規(guī)定，禁止復制、仿造或翻譯他人的馳名商標用于任何商品或服務。網(wǎng)絡世界是現(xiàn)實世界的虛擬，對馳名商標的網(wǎng)上保護應如同在現(xiàn)實世界中的保護。若一個馳名商標由于別人擅自使用變成一個通用的名稱，就完全喪失了顯著性的標識性。Planned Parenthood Federation of American，Inc. v. Bucci一案的結論自然與傳統(tǒng)的馳名商標保護理論相契合。從另一方面，對于普通的網(wǎng)民來講, 他們是無法區(qū)分“.firm ”和“.com ”，仍然會導致混淆域誤認；對于習慣與使用搜索引擎的網(wǎng)民來說，新域 2

位的開通無疑增加了他們尋找所需的網(wǎng)上商品和服務的困難度。此外，商標在網(wǎng)上的適用泛濫，使商標權利人的商業(yè)標識無法在域名的汪洋中成為突兀的一角，這在注意力經(jīng)濟時代，必然降低其在網(wǎng)上用其商標來區(qū)分商品、服務來源的能力，從而也必然影響到權利人在現(xiàn)實世界中利用其商標來開拓市場的能力，商標的市場價值也必然降低。因此，這必將導致權利人商標的顯著性的淡化。

概括的講，美國在有關域名侵犯馳名商標權的衡量條件除以上所闡述的誤導消費者的使用后果外，另一個重要的衡量條件是：商業(yè)使用。并對于前者“商業(yè)性使用（commercial use）”作擴大解釋，即侵犯馳名商標權的行為不必囿于在商品、服務上使用的形式。在Planned Parenthood Federation of American，Inc. v. Bucci中，雖然Bucci 雖然并未從使用中獲得利益，但在注意力經(jīng)濟時代，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)媒介的特性使Bucci 的行為落入到商業(yè)使用的范圍內。

二、對馳名商標的網(wǎng)上保護的限制

從美國及歐盟近期的判例及立法，侵犯商標權的覆蓋面越來越廣，顯示出馳名商標在網(wǎng)絡上“擴大保護”，甚至是無條件的“絕對保護”主義的傾向。 [9]

但即便是在這種趨勢下，美國對馳名商標的保護仍是受一定條件限制的：

（一）滑稽模仿（Parody ）。滑稽模仿是版權法常涉及的問題。雖然滑稽模仿表面上嬉笑怒罵，玩世不恭，但本質上屬于對作品的評論和褒貶，屬于我國《著作權法》的合理使用?；７略谏虡朔ㄖ惺欠窬哂泻戏ㄐ匀Q于這種行為是否構成混淆和誤認。 [10]在Planned Parenthood Federation of American，Inc. v. Bucci中Bucci 聲稱自己的行為屬于滑稽模仿，但被法庭駁回，因為在訪問者進入其主頁時，仍認為他們所訪問的是原告的網(wǎng)站，并未消除訪問者的混淆與誤認。

（二）言論自由權（right to free speech ）?？梢岳斫鉃榉巧虡I(yè)性言論。在Yankee Publishing.Inc. v. News American Publishing,Inc., 一案中, 法官指出, 如果將商標的使用屬于言論表現(xiàn)方式的的一部分, 即使這種使用未經(jīng)授權, 也受第一修正案的保護，不構成侵害商標權。但同時也指明，這種使用一定不是用于產(chǎn)品的廣告、標志或產(chǎn)品來源的識別。

（三）合理使用（fair use）。在Playboy Enterprises，Inc. v. Welles一案中，Welles 在自己的個人網(wǎng)站的網(wǎng)頁中使用花花公子的馳名商標Playboy 和 Playmate 用于描述自己，并在大量的網(wǎng)頁中使用了放棄條款（Disclaimer ），以表示自己的網(wǎng)站與原告的商標無任何關聯(lián)。法庭判定：被告公平善意地使用原告的商標來描述自己屬合理使用。美國的反商標淡化法也規(guī)定，在馳名商標必須被用于識別個人或一種商品的情況下，侵權法和反商標淡化法都對其不發(fā)生效力。所以法官駁回了花花公子的指控被告的行為引起商標混淆誤認和淡化商標的請求。

三、“IKEA ”和“TIDE ”域名糾紛案略析

根據(jù)我國有關馳名商標認定和管理的暫行規(guī)定，我國馳名商標保護制度限于商標法規(guī)定的商標侵權的范圍，不涉及淡化的問題。但是在審理有關馳名商標的域名糾紛案件中還是采用了混淆誤認和商業(yè)使用的標準, 同時考慮當事人的主觀意圖。在IKEA 和TIDE 兩個案件的審判中也運用了這兩個標準。但在使用這兩個標準之前，一個很重要的問題就是最先判斷涉案商標是否屬于馳名商標。筆者僅就IKEA 和TIDE 是否為馳名商標談一點自己的看法。

在判斷商標是否馳名時，除了要考慮商標權利人在商標上所投入的廣告費、商標在各國 3

的注冊情況、商標所附商品的銷售量等因素外，涉案商標在何時、何地成為馳名商標也是一個非常重要的因素。其一，從中外的司法實踐來看，如果在域名注冊前該商標未馳名，則是否構成侵犯商標權就要以具體情況而定。一般來講，若以此商標為域名的網(wǎng)站所推銷的商品或服務與商標權下的商品或服務相同或相似，則構成商標侵權。其二，馳名商標在域名注冊地并不馳名的情況下，筆者認為，即使該商標在其他地域享有較高的聲譽，也不能必然認定域名的注冊侵犯了馳名商標權人的權利。在這一點上，美國的作法有借鑒意義。在美國商標反淡化法中列舉的八個判斷商標馳名的條件 [11]。在認定馳名商標的地域性特征上，它要求該商標在被告的銷售區(qū)域內馳名，即原告的銷售區(qū)域覆蓋被告的銷售區(qū)域。如果在被告的銷售區(qū)域內，原告的商標并沒有較高的知名度，也不能必然認為被告的行為淡化了該商標的在網(wǎng)絡上區(qū)別商品和服務的能力。在宜家訴國網(wǎng)公司的域名糾紛案件中，“IKEA ”這個商標在國網(wǎng)注冊域名前，在中國并未被實際使用或根據(jù)TRIPS 協(xié)議的規(guī)定進行大量的宣傳，對于中國消費者來說，“IKEA ”不屬于馳名商標。筆者認為，堅持馳名商標的國際保護的同時，也不能放棄商標的地域性特征，這對于保護善意的注冊人的利益和國內公司的競爭力是很有裨益的。巴黎公約要求各成員國在本國法律允許的情況下，對商標注冊國或使用國主管機關認定的應受本公約保護的馳名商標給與充分保護 [12]，即對于未在本國注冊的馳名商標也給以保護，但是巴黎公約第六條第二款對馳名商標的保護范圍只限于在相似或相同的產(chǎn)品上對馳名商標的模仿、翻譯等情況。本案中，被告所從事的行業(yè)與原告是不相同的，而且被告在網(wǎng)上所要從事的是語音服務，而不是提供有關于家具的任何服務，與原告在現(xiàn)實生活中和虛擬世界中所欲從事的商業(yè)活動是完全不同的，所以筆者認為巴黎公約不應適用于本案。從另一個角度，筆者贊成有些學者對巴黎公約第六條第二款的評論，認為它將一國的司法權延伸到他國的司法領域，同時公約本身沒有確定認定馳名商標的具體標準，而是留給個成員國的法律來解決，而且第六條第二款與巴黎公約本身所確立的商標的地域性特征相悖。筆者認為，法院不應該援引巴黎公約的規(guī)定，而應該援引TRIPS 的有關與馳名商標的保護的規(guī)定，TRIPS 將馳名商標的保護范圍擴大到不同產(chǎn)品或服務上（同樣，在Tide 案中，法院也不應該援引巴黎公約作為定案的依據(jù)）?；诖耍P者認為，在國網(wǎng)注冊“ikea.com.cn ”前，“IKEA ”在中國既不屬于經(jīng)注冊而認定為馳名商標的情況，也不屬于在中國經(jīng)使用而成為馳名商標的情況，也難以認定被告的行為使中國的網(wǎng)絡用戶產(chǎn)生了混淆和誤認，侵犯了馳名商標的專用權。

在寶潔公司訴天地集團的案件中，原告的商標“TIDE ”在被告注冊前在中國及世界其它地區(qū)已事實上稱為馳名商標，天地集團雖然稱自己在對外活動中使用“TIDE ”作為其企業(yè)外文名稱的一部分或英文簡稱使用，但企業(yè)名稱的一部分不能構成域名注冊的合法聯(lián)結點。筆者基本上贊同法院判決被告在中國以TIDE 為域名在互聯(lián)網(wǎng)上注冊的行為會使網(wǎng)民產(chǎn)生誤認、混淆，降低寶潔公司的商標在網(wǎng)上識別商品的能力；但筆者不贊同法院判定被告行為構成了反不正當競爭，因為筆者認為被告主觀上并不是惡意阻礙原告在網(wǎng)上提供服務。

在這兩案件中，還都涉及了法院是否有權認定馳名商標的問題。兩個法院的（北京第一中院和第二中院）都在判決書中寫明自己有權對馳名商標進行認定。而且很多學者和法律工作者對此進行了討論，大多數(shù)都贊同法院應該有權對馳名商標進行認定，理由是：馳名商標是個事實問題，或者是因為司法權大于行政權。但筆者不這樣認為。的確，一個商標是否馳 4

名是個事實問題，但馳名商標的認定是個適用法律的過程。根據(jù)我國現(xiàn)有的在馳名商標認定的權力分配上，只有國家工商管理局商標局有權對馳名商標進行認定，而且這種權力分配是以行政規(guī)章的形式即立法的形式來劃分的。筆者認為，對一個國家來說，維護現(xiàn)有法律的穩(wěn)定性是司法中各種價值沖突中首先要維護的最重要的價值，否則法律就失去了權威性。至于涉案法律法規(guī)或規(guī)章是否適應經(jīng)濟生活的需要，這應該有立法部門來解決。 我國的法院和美國的法院最大的不同之處就在于它是一個適用法的機構，而不能創(chuàng)造法。在這兩個案件中，法院將馳名商標的認定權進行了重新劃分，實際上在筆者眼中，這與造法無異。從當事人的角度來講，在訴訟結束后，IKEA 和TIDE 是否可以直接到商標局依照法院的判決書要求其將他們的商標記入馳名商標名錄？商標局執(zhí)行法院判決的依據(jù)何在？商標局是否應該依據(jù)《馳名商標認定和管理暫行辦法》對兩個商標是否為馳名商標進行重新認定？若是，法院認定馳名商標的意義何在？筆者認為，比較妥當?shù)霓k法應該是：在此類案件中，若涉及到馳名商標的認定問題，法院首先應該中止訴訟，讓當事人向商標局申請馳名商標的認定，若商標局認定涉案商標確實屬于馳名商標，則法院可以依據(jù)當事人商標侵權（在我國沒有商標反淡化的立法）的訴訟請求繼續(xù)審理；若商標局否定涉案商標屬于馳名商標，則在IKEA 和TIDE 中，法院應該駁回原告主張被告商標侵權的訴訟請求。

四、結語：

通過對馳名商標域名糾紛的比較法研究，筆者認為，在處理域名糾紛中，商標的知名度及地域性、商標和域名的相似性、域名與域名注冊人是否有合法的連接點、被告的主觀性、被告是否將域名進行商業(yè)性的使用諸因素是解決有關馳名商標的域名糾紛的關鍵。此外，對于馳名商標的保護雖然應該基于其巨大的商業(yè)價值而應該擴展到域名的保護，但也不應該是無限制的，應該在立法和司法實踐中確定一些例外的情況。

注釋：

*中國人民大學2000級民商法碩士研究生

[1] Joshua Quitter, life in Cyerspace. You Deserve a Break Today, Newsday.

[2] 景崗 《域名法律問題思考》 載人大報刊復印資料《民商法學》第9期

[3] 薛虹 《網(wǎng)絡時代的知識產(chǎn)權法》 第323頁 法律出版社 2000年7月版

[4] 薛虹 《網(wǎng)絡時代的知識產(chǎn)權法》 法律出版社 2000年7月版

[5] 薛虹 《網(wǎng)絡時代的知識產(chǎn)權法》 第374-381頁 法律出版社 2000年7月版

[6] Lenley、Menell 、Merges 、Samuelson ， Softare and Internet Law P799-P806

[7] Lenley、Menell 、Merges 、Samuelson ， Softare and Internet Law

[8] Polarid 要素法: (1) the strength of the mark; (2) the degree of similarity between the marks; (3) the competitive proximity of the products or services; (4) the likelihood that plaintiff will bridge the gap between the markets; (5) the existence of actual confusion; (6) the defendant’s good faith in adopting the mark; (7) the quality of defendant’s product; (8) the sophistication of the purchasers.

[9] 崔玉紅 試論網(wǎng)絡環(huán)境下商標侵權標準及保護范圍 載《科技與法律》2000年第4期

[10] 薛 虹 《網(wǎng)絡時代的知識產(chǎn)權法》 法律出版社 2000年7月版

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[11] （A ）the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark；

（B ）the duration and extend of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used；

（C ）the duration and extent of advertising and publicity of the mark；

（D ）the geographical extent of the trading area in which the mark is used；

（E ）the channels of trade for the goods or services with which the mark is used；

（F ）the degree of recognition of the mark in the trading area and channels of trade used by the mark’s owner and the person against whom the injuction is sought;

（G ）the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties；and

（H ）whether the mark was registered?on the principal register.

[12] 巴黎公約第６條之２規(guī)定，本聯(lián)盟國家承諾，如果本國法律允許，可依據(jù)職權或依有關當事人請求，駁回或撤銷某一商標或禁止其使用，如果該商標已構成對另一商標的復制、仿冒或翻譯，容易造成混淆，而后者已被注冊或使用的國家的主管機關認為在該國已經(jīng)馳名，且系本公約利益所有人所有并用于相同近似商品上者。

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